[Commentaire] Application rétroactive du régime d'imprescriptibilité des actions en nullité

Mots-clés :  marques • action en annulation • imprescriptibilité • loi « Pacte • application aux marques en vigueur au 24 mai 2019 • exception • décisions ayant force de chose jugée

En application de l'article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi « Pacte » et de l'article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l'action ou la demande en nullité d'une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l'entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée.

Par un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation, statuant en formation de section, a apporté une réponse particulièrement attendue par les praticiens du droit de la propriété intellectuelle. Prenant le contre-pied de la jurisprudence notamment développée et appliquée par la cour d'appel de Paris, la Chambre commerciale affirme que l'imprescriptibilité posée par l'article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L5899LTN étant générale, hors l'hypothèse d'une décision passée en force de chose jugée, « elle déroge à l'article 2222 du code civil et s'applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ».

Si le site institutionnel de la Cour de cassation rappelle que le recours à la formation de section intervient lorsque la question juridique soulevée, sans présenter de complexité particulière ni de sensibilité majeure, n’appelle toutefois pas une solution évidente [1], la décision commentée n'en met pas moins un terme à une controverse qui tendait à faire long feu, concernant la possibilité de faire application de manière rétroactive au nouveau régime d'imprescriptibilité issu de la loi « Pacte » du 22 mai 2019 [2]. La Haute juridiction oppose par ailleurs un refus de transmission de la question préjudicielle suggérée par les auteurs du pourvoi « en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ». L’ensemble de ces éléments converge vers l’idée que, pour la Cour de cassation, la solution retenue s’imposait malgré tout avec une certaine évidence.

Parmi les nombreux moyens invoqués au soutien du pourvoi [3], celui tiré de la prescription de l'action en nullité est celui qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre du présent commentaire. Les demandeurs à la procédure faisaient en effet grief à la cour d'appel de Paris d'avoir déclarées irrecevables, comme prescrites en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, leurs demandes en nullité de marques déposées en 2005. À l'inverse, ils revendiquaient le bénéfice des nouvelles dispositions de l'article L. 716-2-6 [4] du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L5899LTN issues de la loi n° 2019-486  du 22 mai 2019 (dite loi « Pacte »), ayant consacré le caractère imprescriptible des action et demande en nullité de marque.

Le débat se concentrait ainsi sur l'interprétation des dispositions transitoires énoncées à l’article 124 III de la loi « Pacte » : quel régime convenait-il donc d'appliquer aux actions pour lesquelles la prescription était acquise avant l’entrée en vigueur de la réforme, sans avoir toutefois été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée ? Par la décision commentée, la Chambre commerciale de la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel et affirme que l'imprescriptibilité de l'action en nullité de marque s'applique y compris aux titres contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement, sauf existence d'une décision irrévocable.

I. L'imprescriptibilité de l'action en nullité de marque : un quasi-consensus sur la nécessité de la réforme

A. L'arrêt Cheval Blanc ou l'application de la prescription de droit commun

Au commencement des débats était l'arrêt Cheval Blanc [5], rendu le 8 juin 2017 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

Longtemps, le Code de la propriété intellectuelle n'a contenu aucune disposition relative à la prescription de l’action en nullité en matière de marques, à l'exception d'un texte spécifique relatif aux actions en nullité de marques portant atteinte à une marque notoirement connue, comme requis par l'article 6 bis de la Convention de Paris [6]. Les textes européens relatifs aux titres unitaires ne s'intéressaient pas davantage à la question d'une éventuelle prescription des actions en nullité.

Par l'arrêt Cheval Blanc, la Cour de cassation a finalement rattaché l’action en nullité de marque au régime de prescription de droit commun, tel que prévu à l'article 2224 du Code civil pour les actions personnelles [7], y compris lorsque la nullité invoquée (la déceptivité au cas d'espèce) reposait sur un motif absolu [8]. Il appartenait donc aux demandeurs d'agir à titre principal dans « les cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », à peine d'irrecevabilité. La solution ainsi consacrée était toutefois loin de faire l'unanimité [9], en particulier parmi les praticiens. D'une part, le mécanisme de la forclusion par tolérance permettait déjà d'enserrer l'action des titulaires de droits antérieurs dans un délai de 5 ans pour obtenir la nullité du titre ; d'autre part, il paraissait discutable que la validité d'une marque affectée d'un motif de nullité absolue puisse être définitivement soustraite au contrôle juridictionnel par le seul jeu de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil, alors même qu'un tel vice présente un caractère continu et est par nature insusceptible d'être couvert par une régularisation [10].

La critique d'opportunité adressée à l'arrêt Cheval Blanc se trouvait encore renforcée du fait de la réforme des règles de prescription en matière civile opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 N° Lexbase : L9102H3I, ayant substitué un délai quinquennal au délai trentenaire traditionnel des actions personnelles. La fenêtre temporelle ouverte à la contestation de la validité des marques s'en trouvait ainsi singulièrement réduite.

B. La réponse pragmatique du législateur français

C'est en réaction à cette jurisprudence que, profitant de l'adoption de la loi « Pacte » du 22 mai 2019, le législateur français a introduit au sein du Code de la propriété intellectuelle une disposition consacrant désormais le principe de l'imprescriptibilité des actions en nullité de marque.

Initialement codifié à l'article L. 714-3-1 [11], avant d'être transféré à l'article L. 716-2-7 N° Lexbase : L5869LTK à la faveur de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 N° Lexbase : L7608MSL, ce dispositif est issu d'un amendement adopté par le Sénat [12] qui, en pratique, ne visait pas exclusivement les actions en nullité de marque mais plus généralement celles désignant les titres de propriété industrielle (dessins et modèles, brevets et certificats d'obtention générale). L'objectif poursuivi était clairement exposé : « l’absence de prescription de l’action en nullité permettra d’assainir la concurrence, en éliminant les titres nuls, et de faire disparaître à tout moment un titre qui occupe sans droit le domaine public » [13]. Madame le Rapporteur Elisabeth Lamure, favorable à l'amendement, n'en avait pas moins exposé ses réserves quant à la méthode, regrettant « qu’une réforme aussi fondamentale soit engagée à l’occasion d’un simple amendement en séance publique ».

Par dérogation aux dispositions du droit commun de l'article 2224 précité, le Code de la propriété intellectuelle consacre ainsi désormais un principe général d'imprescriptibilité de l'action en nullité des titres de propriété industrielle français. Ce principe se trouve simplement assorti de deux tempéraments : le régime spécial propre aux demandes de nullité fondées sur des marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris (CPI, art. L. 716-2-7), d'une part, ainsi que par le mécanisme de la forclusion par tolérance prévue à l'article L. 716-2-8 N° Lexbase : L5870LTL [14] du Code de la propriété intellectuelle, d’autre part.

II. Application des dispositions transitoires de la Loi Pacte : fin d'une querelle intense

A. L'article 124 de la loi « Pacte » au cœur des débats

Le nouveau régime de la prescription ainsi instauré a naturellement vocation à s'appliquer à l'ensemble des marques enregistrées après l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019, c'est-à-dire le lendemain de sa publication au Journal officiel (soit le 24 mai 2019). L'article 2 du Code civil N° Lexbase : L2227AB4 prévoyant que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif, une controverse nourrie a en revanche émergé parmi les praticiens, la doctrine et les juridictions quant à l'application dans le temps du régime d'imprescriptibilité issu des dispositions de l'article L.714-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, devenu l'article L. 716-2-6.

Cette incertitude trouve son origine dans la rédaction pour le moins perfectible [15] des dispositions du droit transitoire de la loi « Pacte ». En effet, si l'article 124 IIl précise que les nouvelles dispositions « s'appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée », il ne prévoit pas explicitement la rétroactivité de la nouvelle règle d’imprescriptibilité.

Les travaux parlementaires apportent toutefois un éclairage utile sur les intentions du législateur. Les auteurs de l'amendement à l'origine du dispositif ont expressément souligné que les dispositions transitoires visaient « à rendre applicable immédiatement la modification de la prescription de la nullité afin de lever l’insécurité juridique, étant entendu que les décisions ayant force de chose jugée ne sont pas impactées » [16]. Ils mettaient par ailleurs en exergue l’insécurité juridique découlant « des appréciations divergentes du point de départ du délai de prescription de cinq ans » de l'article 2224 du Code civil et affirmaient sans ambiguïté leur volonté « d’assainir la concurrence en éliminant les titres nuls et de faire disparaître à tout moment un titre qui occupe sans droit le domaine public ». Il n'apparait donc pas illégitime de considérer que le législateur s'était montré favorable à une application immédiate, partant rétroactive, du nouveau régime de prescription.

B. Interprétations littérale et téléologiques en conflit

La cour d'appel de Paris [17], tout comme la cour d'appel de Bordeaux [18], refusent régulièrement d'appliquer le nouveau régime de l'imprescriptibilité lorsqu'il apparaît que la prescription était définitivement acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi « Pacte ». Se fondant sur l'article 2222 du Code civil N° Lexbase : L7186IAE, aux termes duquel « la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise […] », elles considèrent qu'un tel allongement du délai de prescription ne saurait résulter que d'une volonté expressément affirmée dans la loi [19], condition qui ne serait pas remplie par les dispositions de l'article 124, III précité [20]. C'est une nouvelle fois cette analyse qui avait été retenue par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 15 mars 2024, censuré par l'arrêt du 28 janvier 2026 objet du présent commentaire [21].

Plusieurs auteurs s'étaient vivement émus [22] de cette position jurisprudentielle, considérant à l'inverse que les dispositions de l'article 124, III étaient tout à fait claires lorsqu'elles rappelaient que le nouveau régime de la prescription devait s'appliquer « aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi ». Sous la seule réserve d’une décision définitive préexistante en disposant autrement, ces auteurs faisaient valoir qu'un seul critère commanderait l’application rétroactive du nouveau régime de l’imprescriptibilité des actions en nullité : la validité (ou non) du titre lors de l'entrée en vigueur de la loi « Pacte » [23]. Dans cette perspective, l'ensemble des titres en vigueur au 24 mai 2019, quand bien même ils auraient bénéficié de la prescription de l'action visant à leur annulation sous l'empire du droit antérieur, se trouverait exposé à une action en nullité, imprescriptible.

À l'inverse, adoptant une approche téléologique, l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) avait tout débord estimé que, « au regard de l'intention du législateur, les demandes en nullité effectuées devant l'Institut à partir du 1^er avril 2020 ne sont […] soumises à aucun délai de prescription, sans dispositions transitoires, quelle que soit la date de dépôt de la marque contestée, sous réserve de l'article L. 716-2-7 concernant les demandes en nullité fondées sur un motif relatif et basées sur une marque antérieure notoirement connue, et de l'article L. 716-2-8 concernant la forclusion par tolérance des demandes en nullité fondées sur motif relatif » [24]. Les tribunaux de Paris et de Bordeaux avaient fait écho à cette approche [25]. Toutefois, prenant acte de la position de la cour d'appel de Paris, l'INPI devait finalement faire le choix de s'y rallier, refusant en conséquence de faire application des dispositions de l'article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle aux actions en nullité de marque dont la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi « Pacte » [26]. La formulation alors retenue dans les décisions du Directeur général de l'INPI laissait toutefois transparaitre qu'il s'agissait alors d'un choix de prudence, plus que de conviction [27].

C. La position de la Cour de cassation : imprescriptibilité générale des actions en nullité

C'est dans ce contexte marqué par une insécurité juridique persistante que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu l'arrêt – particulièrement attendu - du 28 janvier 2026 objet du présent commentaire. Alors que nombre d'auteurs dénonçaient un refus d'application des dispositions transitoires de la Loi Pacte par les juridictions françaises, y voyant une méconnaissance de la loi voire une application contra legem, la Cour de cassation vient de leur donner raison, retenant pour sa part une violation de la loi.

Pour la Chambre commerciale, l'article 124 de la loi du 22 mai 2019 est « dépourvu d'ambiguïté » et révèle sans équivoque la volonté du législateur de déroger aux dispositions de l'article 2222 du Vode civil et de conférer un effet rétroactif au principe d’imprescriptibilité consacré par l’article L. 714-3-1 du Code de la propriété intellectuelle. Il en résulte que toute action en nullité visant une marque en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi Pacte, soit le 24 mai 2019, est devenue imprescriptible [28], sous la seule réserve de l’existence d’une décision passée en force de chose jugée.

La Cour précise que, cette imprescriptibilité étant générale [29], elle s'applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. La position adoptée par les Cours d'appel de paris et de Bordeaux se trouve ainsi clairement désavouée.

La solution retenue, à l'évidence bienvenue, met un terme salutaire à plusieurs mois de controverses jurisprudentielles et doctrinales, pour le plus grand bénéfice de la sécurité juridique désormais établie. Si l’affaire commentée concernait le droit des marques, la portée de la décision excède largement ce seul champ : elle est appelée à s’appliquer, dans les mêmes termes, aux actions en nullité de brevets, de dessins et modèles ainsi que de certificats d’obtention végétale, soumis à des textes analogues et à des interrogations identiques. Au passage, l'imprescriptibilité des actions en nullité en droit de la propriété industrielle démontre, de plus fort, l'intérêt du législateur à les protéger.

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