[Brèves] Brevets : conditions de recevabilité de l'action en contrefaçon de l'ayant cause

► Tant que l'acte de cession de la propriété d'un brevet n'a pas été inscrit au registre national des brevets, l'ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte, il n'est donc pas recevable à agir en contrefaçon ; à compter de l'inscription à ce registre, l'ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d'obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l'acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert.

Faits et procédure. Les 11 avril 1997, 30 septembre 1997 et 1^er août 2001, la société de droit japonais Sony Computer Entertainment a déposé trois brevets européens désignant la France, lesquels protègent diverses fonctionnalités de la manette de la console dénommée « PlayStation » que le groupe Sony commercialise depuis 1994.

La propriété de ces brevets a été cédée, au terme d'une scission-création réalisée conformément au droit japonais et achevée le 1^er avril 2010, à une nouvelle société Sony Computer Entertainment, aux droits de laquelle vient, à la suite d'un changement de dénomination, la société Sony Interactive Entertainment (la société Sony).

Cette cession a été inscrite au registre national des brevets le 28 juin 2018.

Entre-temps, le 14 décembre 2016, la société Sony avait été autorisée à faire réaliser des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Subsonic, qu'elle soupçonnait de contrefaire la partie française de ses brevets. Le 16 janvier 2017, la société Sony, en qualité de propriétaire des brevets, et les sociétés Sony Interactive Entertainment Europe (la société Sony Europe) et Sony Interactive Entertainment France (la société Sony France), qui les exploitent en France, avaient assigné la société Subsonic en contrefaçon, ainsi qu'en concurrence déloyale.

Par arrêt du 9 septembre 2022, la cour d’appel (CA Paris, 5-2, 9 septembre 2022, n° 20/12901 N° Lexbase : A81622BW) a déclaré les sociétés Sony et Sony Europe irrecevables en leur action en contrefaçon de brevets pour tous les actes commis antérieurement au 13 août 2018, date de l'inscription sur le registre national des brevets du transfert des droits sur ces brevets au profit de la société Sony.

Les sociétés Sony, Sony Europe et Sony France ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel.

La Chambre commerciale rappelle ainsi que l’article L. 613-9, alinéa 1^er, du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L2728IBN impose que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet soient inscrits sur le registre national des brevets tenu par l'Institut national de la propriété industrielle pour être opposables aux tiers. Dès lors, l'ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l'acte lui ayant transmis la propriété du brevet tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre.

Elle poursuit ensuite sa motivation en affirmant que l’application combinée de cette disposition et des articles L. 615-2, alinéa 1^er, du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3904LKS et 126 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1423H4H habilite l’ayant cause à agir en contrefaçon aux fins d'obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l'acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert (et non que pour les actes commis postérieurement à l’inscription comme l’énonçait la cour d’appel), à compter de l'inscription au registre du transfert de la propriété du brevet.

Observations. Cette solution de la Cour de cassation diffère de la position retenue par la Cour de justice de l’Union européenne, qui reconnaît au licencié le droit d’agir en contrefaçon malgré le défaut d’inscription de la licence au registre dès lors qu’il a le consentement de son titulaire (CJUE, 4 février 2016, aff. C-163/15 N° Lexbase : A5324PAG ; CJUE, 22 juin 2016, aff. C-419/15 N° Lexbase : A7771RTY).

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable