Dans une
décision du 27 juillet 2017, la commission administrative du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a ordonné qu'un nom domaine reprenant une marque déposée à laquelle est ajouté le suffixe "SAS" et renvoyant vers le site internet de cette marque soit transféré au titulaire de cette dernière.
En l'espèce, le titulaire de la marque CGED (le requérant) a déposé une plainte auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (le centre) contre une personne (le défendeur) ayant enregistré le nom de domaine "cgedsas.com" qui renvoyait automatiquement les internautes vers le site officiel du requérant.
En ce qui concerne l'identité ou la similitude de la marque par rapport au nom de domaine litigieux, le centre constate que la seule différence consiste en l'ajout dans le nom de domaine litigieux du suffixe "SAS". Or, les lettres SAS signifiant en français société par actions simplifiée, qui est la forme juridique du requérant, cette différence ne saurait conférer un autre sens au nom de domaine litigieux, ni permettre de le distinguer de la marque du requérant. Par ailleurs, le centre estime que le public en général et les internautes en particulier pourraient penser que le nom de domaine litigieux renvoie au requérant, ce nom de domaine litigieux étant similaire à la marque sur laquelle il a des droits, au point de prêter à confusion. Par ailleurs, le défendeur n'est en aucune manière affilié au requérant et n'a pas été autorisé par ce dernier à utiliser la marque ou à procéder à l'enregistrement d'un nom de domaine incluant la marque. Au contraire, le requérant a établi que le défendeur fait un usage du nom de domaine litigieux à des fins frauduleuses.
Enfin, le centre estime que le choix comme nom de domaine de l'élément distinctif d'une marque en y ajoutant le suffixe "SAS", ne peut être le fruit d'une simple coïncidence. De surcroît, le défendeur a effectué cette réservation dans le but manifeste de passer des commandes auprès de tiers et de se faire livrer des biens pour des montants importants, en se faisant passer pour le requérant et en créant une grande similitude avec la marque. En effet, le nom de domaine litigieux renvoyait automatiquement les internautes au site officiel du requérant. La simple immobilisation d'un nom de domaine, sans raison, peut être constitutive d'un usage de mauvaise foi. Le centre conclut qu'en détenant et utilisant le nom de domaine litigieux à des fins d'hameçonnage et en ne se manifestant pas dans la présente procédure administrative, le défendeur a procédé à une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.
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