La renommée des marques de McDonald's permet de faire échec à l'enregistrement, pour les produits alimentaires ou les boissons, de marques combinant le préfixe "Mac" ou "Mc" avec le nom d'un produit alimentaire ou d'une boisson. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 5 juillet 2016 par Tribunal de l'Union européenne (TPIUE, 5 juillet 2016, aff. T-518/13
N° Lexbase : A3123RWL). En l'espèce, une société a demandé l'enregistrement de la marque de l'Union "Maccoffee" pour des produits alimentaires et des boissons, ce qui a été accepté en 2010 par l'EUIPO. La société McDonald's a alors demandé la nullité de cette marque en invoquant sa marque de l'Union antérieure "McDonald's" ainsi que 12 autres marques qu'elle détenait pour des services de restauration rapide et qui comportaient les éléments verbaux "Mc" ou "Mac" en tant que préfixes. . En 2013, l'EUIPO a fait droit à la demande de McDonald's, compte tenu de la réputation de la marque "McDonald's" pour les services de restauration et du lien que le public pouvait établir entre les marques litigieuses. Le Tribunal confirme la décision de l'EUIPO. Il relève, tout d'abord, que la marque "Maccoffee" et les marques protégées de McDonald's présentent un certain degré de similitude sur les plans phonétique et conceptuel, cette similitude découlant de leur partie initiale respective, à savoir les éléments "mac" et "mc". Ensuite, le Tribunal valide les appréciations de l'EUIPO selon lesquelles, en raison notamment de la combinaison de l'élément "mac" avec le nom d'une boisson dans la marque "Maccoffee", le public pertinent peut associer cette dernière à la famille de marques "Mc" de McDonald's et établir mentalement un lien entre les marques en conflit. En effet, l'élément "mac" dans "Maccoffee" est perçu comme identique ou équivalent à l'élément initial "mc" des marques de McDonald's. En outre, la structure de la marque "Maccoffee" est très semblable à celle des marques de la famille "Mc", qui combinent le préfixe "Mc" avec le nom d'un produit alimentaire. Le Tribunal considère, par ailleurs, que, malgré la différence des produits et services visés par les marques litigieuses, une certaine similitude n'en existe pas moins en raison des liens étroits existant entre eux. Enfin, les produits alimentaires et les services de restauration en cause visent les mêmes consommateurs. Le Tribunal confirme enfin l'analyse de l'EUIPO selon laquelle l'usage sans juste motif de "Maccoffee" tire indûment profit de la renommée des marques de McDonald's. En effet, il est hautement probable que "Maccoffee" se place dans le sillage de McDonald's pour bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige et exploite, sans compensation financière, l'effort commercial déployé par McDonald's pour créer et entretenir l'image de sa marque.
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