A la différence d'une marque exclusivement constituée de la désignation nécessaire du produit ou du service, la forme caractéristique d'un produit peut être considérée comme une marque de fabrique. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 janvier 2004 (Cass. com., 21 janvier 2004, n° 02-12.335, Société Laboratoires Irex c/ Société Roche,
N° Lexbase : A8758DAM). Le litige concernait la commercialisation par la société Roche d'un médicament dénommé Lexomil dont le principe actif est le bromazépan et dont la marque est constituée par la forme du produit. Après expiration du brevet couvrant le bromazépan, la société Roche a poursuivi la société Irex en contrefaçon pour avoir commercialisé un médicament générique du Lexomil, en comprimés de même forme. Faisant valoir que cette forme est dictée par une fonction technique, la société Irex demande l'annulation de la marque. La cour d'appel rejette cette demande au motif que la forme du médicament n'a pas un caractère nécessaire. La Cour de cassation censure cette décision et décide que "
si la forme caractéristique du produit est considérée comme marque de fabrique, ne peuvent êtres considérées comme telles celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire du produit ou du service". Dès lors, la cour d'appel aurait dû rechercher si la forme constituant la marque contestée n'était due qu'au résultat technique visé, peu important l'existence d'autres formes permettant d'aboutir au même résultat.
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