[Brèves] Cession de fonds de commerce : sanction de l’absence d'inscription au registre des marques tenu par l’INPI

► L'absence d'inscription au registre des marques tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans le délai prévu par l'article L. 143-17 du Code de commerce entraîne non la nullité de la cession de marque, mais l'inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque.

Faits et procédure. On retiendra simplement que des cessions d'un fonds de commerce ont été inscrites au registre des marques les 17 décembre 2015 et 14 janvier 2016.

Un contentieux est né au sujet des marques cédées, qui semblent être des marques patronymiques, le fils du créateur de la société dont les actifs ont été cédés ayant déposé une marque verbale identique le 20 janvier 2016.

Ce dernier demandait à titre reconventionnel l'annulation de la cession des marques. Il a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel ayant au contraire déclaré valables les marques cédées (CA Colmar, 26 octobre 2022, n° 19/04674 N° Lexbase : A90318RW).

Il était donc demandé à la Cour de préciser la sanction du défaut d’inscription de la cession du fonds de commerce au registre des marques tenu par l’INPI dans le délai imparti.

Décision. La Cour de cassation y répond dans un arrêt faisant l’objet d’une motivation enrichie dont on reprendra ici les principaux développements.

Ainsi, elle rappelle que selon l'article L. 143-17 du Code de commerce N° Lexbase : L5872LTN, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés N° Lexbase : L8997L7D, outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16 N° Lexbase : L0114L8Q, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'INPI, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels.

Cette disposition a pour finalité d'informer les tiers de la constitution d'une sûreté portant sur un fonds de commerce incluant des marques.

La Cour ajoute que c'est en tenant compte de sa finalité d'information des tiers qu'était interprété l'article L. 143-17 du Code de commerce par la doctrine et par les juges du fond, qui considéraient que la sanction prévue par cette disposition était l'inopposabilité de la sûreté non inscrite à l'égard des tiers intéressés, et non la nullité de la cession, solution à laquelle devrait conduire l'interprétation littérale de ce texte.

Par ailleurs, elle relève que l'interprétation littérale de l'article L. 143-17 du Code de commerce aboutirait à un résultat paradoxal dès lors que l'article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L5814LTI ne sanctionne que par l'inopposabilité aux tiers l'absence de publication de toute transmission ou modification des droits portant sur une marque. Il y aurait donc également quelque absurdité à annuler, en application de l'article L. 143-17, en raison du retard de sa publication, une transmission des droits portant sur une marque comprise dans un fonds de commerce.

Enfin, la Cour rappelle que l'ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, a, aux fins de simplification et de sécurisation des règles de publicité, modifié l'article L. 143-17 du Code de commerce en ce sens que l'inscription au registre national des marques de la vente, de la cession ou du nantissement du fonds de commerce comportant une ou plusieurs marques est désormais prévue à peine d'inopposabilité à l'égard des tiers.

Elle en déduit que l'absence d'inscription dans le délai prévu par ce texte entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l'inopposabilité de la sûreté.

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