Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 MARS 2021

(n°49, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 19/10442 - n° Portalis 35L7-V-B7D-B77FV

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2018 -Tribunal de grande instance de PARIS

- 3ème chambre 1ère section - RG n°17/11688

APPELANTE

Société NEMAN EUROPE S.L., société à responsabilité limitée de droit espagnol , agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

8 Plaza Menjibar

41003 SÉVILLE

ESPAGNE

Représentée par Me Christian ROTH de la SELAS ROTHPARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque P 420

Assistée de Me Pierre FATON plaidant pour la SELAS ROTHPARTNERS et substituant Me Christian ROTH, avocat au barreau de PARIS, toque P 420

INTIMEE

S.A.M. CHARLET Aa A, société de droit monégasque, prise en la personne de son administrateur délégué domicilié en cette qualité au siège social situé

2, rue du Rocher

98000 MONACO

Immatriculée au rcs de Monaco sous le numéro 59500811

Représentée par Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque J 040

Assistée de Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque J 040, substituant Me Thomas GIACCARDI, avocat au barreau de MONACO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mmes Brigitte CHOKRON et Laurence LEHMANN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte CHOKRON , Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 06 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- déclaré la demande irrecevable à l'égard de la société Maherlo Iberica,

- déclaré nul le procès-verbal de constat du 5 janvier 2016,

- déclaré valable le procès-verbal de constat du 21 décembre 2015 à l'exclusion des opérations d'achat constatées à partir de la page 20 jusqu'à la page 28 incluses,

- dit qu'en rendant accessible en France le site internet < www.bertulli.com > la société Neman Europe SL a commis des actes de concurrence déloyale et de pratique commerciale trompeuse,

- dit que la société Neman Europe SL doit cesser ces agissements sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, et pour 6 mois maximum en se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné la société Neman Europe SL à verser à la société Charlet la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts,

- condamné la société Neman Europe SL à verser à la société Charlet la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Neman Europe SL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Neman Europe aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société Neman Europe SL ( de droit espagnol) suivant déclaration remise au greffe de la cour le 15 mai 2019.

Vu les dernières conclusions ( n°3) remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 12 novembre 2020 par la société Neman Europe SL, ci-après la société Neman, appelante, qui demande à la cour, de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes formées à l'encontre de la société Maherlo Iberica SL irrecevables et en ce qu'il a déclaré nul le procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 5 janvier 2016,

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

- dire et juger que le constat d'huissier de justice en date du 21 décembre 2015 doit être annulé et écarté des débats,

- dire et juger que les captures d'écran réalisées sur le site internet « archive.org » doivent être écartées des débats,

- dire et juger que la société Charlet échoue à rapporter la preuve des faits reprochés à la société Neman et donc du prétendu préjudice qui en découle,

- dire et juger que les demandes de la société Charlet au titre de la concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses ne sont pas fondées,

En conséquence,

- débouter la société Charlet de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ,

En tout état de cause,

- condamner la société Charlet à payer une somme de 25.000 euros à la société Neman au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Charlet aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2020 par la société Charlet Aa A SAM (de droit monégasque), ci-après la société Charlet, intimée, qui demande à la cour, de :

- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité partielle du procès-verbal du 21 décembre 2015 et la nullité du procès-verbal du 5 janvier 2016,

- réformer le jugement en ce qu'il a écarté les pages 20 à 28 du procès-verbal du 21 décembre 2015,

Confirmant pour le surplus,

- condamner l'appelante à 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.

Vu l'ordonnance de clôture du 10 décembre 2020.

SUR CE, LA COUR :

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il suffit de rappeler que la société de droit monégasque Charlet, commercialise sous le nom commercial et l'enseigne Aa A, notamment en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse, des chaussures réhaussantes auxquelles est apposé le logo ci-dessous :

La commercialisation de ces chaussures a été initiée en 1972 par M. Aa A qui, en 1973, a déposé en Italie la marque verbale 'Bertulli' pour désigner des produits en classes 18 (cuir et imitation du cuir) et 25 (vêtements, chaussures, capellerie).

En 1994, la société de droit espagnol Maherlo Iberica a obtenu de M. Aa A l'autorisation de commercialiser les chaussures réhaussantes marquées 'Bertulli' en Espagne, au Portugal et en Amérique du Sud et, pour cette activité, de faire usage de la marque 'Bertulli'.

Elle a déposé en Espagne, pour son compte, les marques espagnoles :

- semi figurative 'B A ' n°2396199, le 24 avril 2001, en classe 25,

- verbale ' Aa A' n°2538332, le 28 avril 2003, en classe 25, et réservé les noms de domaine

Entre 2009 et 2010, la société Charlet a acquis des ayants-droit de M. Aa A, décédé, les droits d'exploitation de la marque 'Bertulli' pour, notamment, la France. Elle a ensuite déposé en classes 18 et 25 la marque verbale ' A' le 28 février 2012 à Monaco et fait enregistrer, dans ces mêmes classes, le 29 mai 2015 la marque internationale semi-figurative ' B Aa A Dal 1972 Ab Ac Ad Ae' désignant la France. Elle exploite, pour la commercialisation de ses produits sur internet, les noms de domaine 'bertulli.fr', 'mariobertulli.fr'.

En septembre 2015, la société Maherlo Iberica a cédé à la société de droit espagnol Neman Europe les marques et noms de domaine lui appartenant, dont les droits portant sur le noms de domaine 'bertulli.com' et 'bertulli.es' et les marques espagnoles 'Bertullj' précédemment évoquées. Elle a fait l'objet d'une dissolution amiable le 23 février 2016 et d'une radiation du registre du commerce et des sociétés de Séville le 31 mars 2016.

Estimant que l'accessibilité depuis la France du site internet 'Bertulli.com', que la société Neman exploite pour la commercialisation de chaussures réhaussantes de la marque espagnole 'Masaltos' , était de nature à créer dans l'esprit du consommateur une confusion avec ses propres marques et produits, la société Charlet, a fait établir des procès -verbaux de constat par huissier de justice les 21 décembre 2015 et 5 janvier 2016, puis a assigné, suivant acte d'huissier de justice du 18 mai 2016, les sociétés Maherlo et Neman pour concurrence déloyale et pratiques commerciales trompeuses devant le tribunal de commerce de Nice qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Le débat devant la cour se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, sauf à préciser que la société Maherlo Iberica n'est pas partie à la procédure d'appel et que le jugement est donc irrévocable en ce qu'il a déclaré l'action de la société Charlet irrecevable en ce qu'elle est dirigée à son encontre.

Sur la demande en nullité des procès-verbaux de constat par huissier de justice des 21 décembre 2015 et 5 janvier 2016,

La société Neman maintient cette demande et critique le jugement entrepris qui n'y a fait droit que pour partie, ayant déclaré valable le procès-verbal de constat du 21 décembre 2015 à l'exclusion des opérations d'achat constatées entre les pages 20 et 28 incluses. Elle fait valoir que la distinction opérée par le tribunal entre les opérations d'achat et les constatation purement matérielles est contraire à l'esprit de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux huissiers de justice et à l'exigence de loyauté dans l'administration de la preuve. Elle demande à la cour de déclarer nul en son entier le procès-verbal de constat du 21 décembre 2015.

Quant à la société Charlet, elle demande la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité partielle du procès-verbal du 21 décembre 2015 (dont les pages 20 à 28 ont été écartées) et la nullité du procès-verbal du 5 janvier 2016.

Selon l'article 1er de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, ces derniers, commis par justice ou à la requête de particuliers, peuvent effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve du contraire.

Au regard du principe précédemment rappelé, les premiers juges ayant exactement relevé, à l'examen du procès-verbal de constat du 21 décembre 2015, que l'huissier de justice instrumentaire, après avoir accédé au site www.bertulli.com depuis son ordinateur en son étude située à Nice, a procédé à l'ouverture d'un compte client à son nom personnel et à l'acquisition pour la somme de 128 euros, qu'il a réglée au moyen d'une carte bancaire, d'une paire de chaussures Corby A dont il a reçu livraison à son étude et placée sous scellés suivant procès-verbal du 5 janvier 2016, sans avoir, préalablement à la confirmation de la commande, décliné sa qualité d'huissier de justice et mis l'opérateur du site internet en mesure de prendre connaissance de cette qualité, en ont déduit à bon droit que les limites de sa mission avaient été outrepassées dès lors que l'huissier de justice qui a eu un rôle actif dans la recherche de preuves, ne s'est pas borné à des constatations purement matérielles, étant ajouté que la dissimulation de sa qualité est contraire à la loyauté qui doit présider à l'exercice de sa mission.

Les premiers juges ont encore exactement relevé que l'huissier de justice, en revanche, avait, dans les limites de sa mission, accédé depuis son ordinateur en son étude au site internet www.bertulli.com puis aux pages de ce site rédigées en langue française et constaté que ces pages étaient revêtues du logo 'Bertulli' , qu'elles exposaient des modèles de chaussures réhaussantes et affichaient le message ' les chaussures Masaltos sont les meilleures chaussures pour hommes pour augmenter sa taille grâce à ses compensations intérieures’, que ces modèles de chaussures, avec un prix en euros, étaient offertes à la vente, des fenêtres "continuer vos achats' et ‘sac des achats’ étant proposées à l'utilisateur du site.

En considération des observations qui précèdent, les premiers juges ne sont pas critiquables pour avoir à juste titre annulé l'opération d'achat mais retenu la validité des constatations purement matérielles effectuées par l'huissier de justice instrumentaire dans les limites de sa mission.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a, par de justes motifs que la cour adopte, déclaré nul le procès-verbal de constat du 5 janvier 2016 et déclaré valable le procès-verbal de constat du 21 décembre 2015 à l'exclusion des opérations d'achat constatées de la page 20 incluse à la page 28 incluse.

Sur le fond,

Il ressort des pièces versées aux débats et en particulier d'un document daté du 1er mars 1994 (pièce n°17 de l'intimée) que la société Maherlo s'est vue octroyer "l'exclusivité pour l'Espagne de la distribution des chaussures du catalogue A et de l'utilisation de la marque 'Bertulli' avec cette précision que ' L'utilisation de la marque est liée à la vente de chaussures vendues et / ou commercialisées par notre entreprise ; l'utilisation de la marque pour la commercialisation de produits non vendus ou non autorisés par notre entreprise, rend automatiquement caduque l'exclusivité en objet, nous accordant la faculté de demander d'éventuels dommages-intérêts dérivant de l'usage abusif de ladite marque".

Aux termes d'un courrier daté du 25 octobre 2010, signé des ayants droits de M. Aa A, il est rappelé que 'En date du 1/3/1994, nous avons stipulé avec vous l'accord que nous joignons à la présente à l'annexe 1 dans lequel nous donnons à votre société, en la personne de Mme Af Ag Ah, la faculté de pouvoir distribuer nos chaussures sur catalogue dans toute l'Espagne, aux Baléares et en Amérique du Sud, sachant que l'utilisation de la marque est soumise et uniquement liée à la distribution de nos articles’. Il est ajouté que ‘il semble que Ai ait diminué les commandes saisonnières, maintenu les photographies de nos modèles dans son catalogue, mais en les faisant créer/copier en Asie, commandé, reçu et donc commercialisé ces produits contrefaits (modèles et marque ainsi que boîtes non originales) à différents endroits du monde, non seulement en Espagne mais également en France, Allemagne, et en Italie’. Il est annoncé enfin que "nous vous communiquons par la présente que l'accord est automatiquement caduc, le contrat étant résilié avec pour conséquence la déchéance de votre faculté de pouvoir commercialiser ou vendre toute chaussure reportant notre marque (originale et/ou fausse)' .

Il résulte en définitive de ces éléments que la société Maherlo, aux droits de laquelle se trouve la société Neman n'était autorisée, à compter de 1994, à faire usage de la dénomination 'Bertulli' pour commercialiser des chaussures réhaussantes que sur les territoires espagnol et sud-américain et qu'elle ne l'était plus, sur aucun territoire, à compter de 2010.

Or, il est établi par le constat qui en a été fait par huissier de justice le 21 décembre 2015, que la société Neman exploite le site internet 'Bertulli.com' accessible à partir de la France, qu'elle propose à la vente au public de ce territoire des chaussures réhaussantes qui sont exposées sur ses pages rédigées en langue française et sur lesquelles est apposé un logo comprenant la dénomination '

Il est constant que la société Charlet, depuis 2009 avec l'autorisation des ayants-droit de M. Aa A, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, utilise la dénomination 'Bertulli' à titre d'enseigne ainsi qu'il apparaît sur le registre du commerce de la principauté de Monaco et pour la commercialisation de chaussures réhaussantes marquées 'Bertulli',en France notamment, sur les sites de vente sur internet 'bertulli.fr' et 'mariobertulli.fr' dont elle assure l'exploitation.

En considération des observations qui précèdent et compte en outre tenu que sur le site 'Bertulli .com' figure le message publicitaire "les chaussures Masaltos sont les meilleures chaussures pour hommes pour augmenter sa taille grâce à ses compensations intérieures’, les premiers juges ont exactement retenu à la charge de la société Neman, opérateur du site 'Bertulli.com', par de justes motifs que la cour adopte, des actes de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses. En effet, le consommateur français désireux d'acheter des chaussures marquées 'Bertulli' sera enclin à se diriger vers le site 'Bertulli.com' qui lui est accessible et pourrait être induit en erreur en croyant, à tort, acheter des chaussures réhaussantes des marques 'Bertulli'.

Sur le préjudice, la cour se réfèrant aux éléments d'appréciation qui lui sont soumis et qui ont été exactement analysés par les premiers juges , en particulier, le chiffre d'affaires réalisé en France par la société Charlet au titre de la vente en ligne sur les sites internet 'Bertulli.fr' et 'mariobertulli.fr'des chaussures réhaussantes 'Bertulli' (1,8 million d'euros représentant 38% de son chiffre d'affaires total pour les ventes en ligne de 2,3 millions d'euros) , le montant des investissements promotionnels consentis par cette société pour asseoir la notoriété de la marque 'Bertulli' en France de l'ordre de 504.698 euros sur les années 2014, 2015 et 2016), estime que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a justement fixé la réparation à 50.000 euros, les dispositions du jugement relatives à la mesure d'interdiction sous astreinte devant être pareillement confirmées.

Enfin, le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à la société Charlet une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de débouter la société Neman de sa demande formée à ce même titre.

Partie perdante, la société Neman supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Condamne la société Neman Europe à payer à la société Charlet Aa A la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et la déboute de sa demande formée à ce même titre,

Condamne la société Neman Europe aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente